Rechtsanwalt Markenrecht

Vor dem Gang zum Markenamt – Markenbildung, Prüfung der Markenfähigkeit, absolute und/oder relative Schutzhindernisse

Wer sich nicht täglich mit Fragen der Registrierung, Überwachung, Durchsetzung und Verteidigung nationaler wie internationaler Marken beschäftigt, wird schnell merken, dass bereits die Markenrecherche wie auch die Beurteilung der Markenfähigkeit einzelner Kennzeichen besonders zeitintensiv und komplex sein kann. Nichts jedoch ist schlimmer, als eine Marke zu wählen, die sich dann – nachdem man sich mit ihr angefreundet hat – als eintragungsunfähig oder durch andere, ältere Markenrechte gesperrt darstellt. Oft werden bereits hier wertvolle Ressourcen verbraucht und Kosten produziert, die bei frühzeitiger Einbindung anwaltlicher Unterstützung hätten vermieden werden können.

Dabei sollte man sich vergegenwärtigen, dass beispielsweise allein das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) aktuell ca. 793.000 Markeneintragungen, von der klassischen Wortmarke über die Bildmarke bis hin zu neuen Markenformen, wie der Hör- oder der Hologramm-Marke, verwaltet. Jede dieser Marken kann ein potentielles Eintragungshindernis einer Markenneuschöpfung darstellen.

Die anwaltliche Beratungstätigkeit im Rahmen der Unterstützung des Mandanten bei der Eintragung von Registermarken im deutschen, europäischen oder internationalen Markenregister sollte bereits weit im Vorfeld des eigentlichen Anmeldevorganges beginnen. Nur so können etwaige Probleme frühzeitig erkannt, Eintragungshindernisse beseitigt und die Mandanten bei der

eigentlichen „Markenbildung“ unterstützt werden. Greift die anwaltliche Beratung erst zu einem späteren Zeitpunkt, meist erst dann, wenn es um die Eintragung eines bereits „entworfenen“ Kennzeichens geht, zeigt die Erfahrung, dass zahlreiche – bei der Markenbildung und -entwicklung unberatene – Mandanten enttäuscht werden müssen, weil sie (oftmals unter Einsatz erheblicher finanzieller und auch zeitlicher Mittel) ein Kennzeichen erarbeitet haben, welchem die Eintragung zu versagen sein wird.

Hauptfunktion der Marke

Die Hauptfunktion der Marke liegt darin, dem Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, in dem ihm ermöglicht wird, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine Marke steht dementsprechend stets für die Waren und/oder Dienstleistungen einer bestimmten Person. Im Rahmen der Markeneintragung erlangt dementsprechend das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches bestimmt, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke eingetragen werden soll, entscheidende Bedeutung. Mangelhafte Verzeichnisse sind auch der häufigste Grund für Beanstandungen der Anmeldung durch das Markenamt. Ein ordnungsgemäß abgefasstes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist daher wichtige Voraussetzung für ein zügiges Eintragungsverfahren; seiner Erstellung sollte besondere Beachtung geschenkt werden.

Im Rahmen der Markenanmeldung hat der Markenanmelder die anzumeldende Marke zudem wiederzugeben, dies bereitet bei Bild- und Wortmarken keinerlei Probleme. Die Wiedergabe der Marke kann jedoch bei den „neuen“ Markenformen (z. B. Hörmarken) erhebliche Schwierigkeiten bereiten, die sich aus dem Bestimmtheitserfordernis sowie dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit aus § 8 MarkenG ergeben.

Markenformen

Das Markengesetz definiert die als Marke schutzfähigen Zeichen in § 3 Abs. 1 MarkenG. Dort heißt es, als Marke können alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Neben dieser gesetzlichen Typologie existiert eine Vielzahl nicht legal definierter Erscheinungsformen von Marken, deren begriffliche Erfassung im Umgang mit Markenrechten von entscheidender Bedeutung ist.

Begleitende Marken

„Intel Inside“, wir alle kennen wohl diesen (als Marke geschützten) Werbeslogan, ziert er doch eine Vielzahl von Computern ganz verschiedener Hersteller. Letztere suchen mit Anbringung des Slogans jedoch nicht danach, dem Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (hier also des Computers) zu garantieren, sondern danach, den Endabnehmer über den im Fertigprodukt (Computer) verwendeten Werkstoff (Chipsatz) und dessen Hersteller (Fa. Intel Inc.) zu informieren. Die Marke des Computerherstellers wird damit von der Marke des Chipsatzproduzenten „begleitet“.

Dachmarken

Von einer sog. Dachmarke spricht man, wenn verschiedene Leistungen eines Unternehmens unter einer einheitlichen Marke angeboten werden sollen, beispielsweise um hierdurch Einsparungseffekte zu erzielen. Bekannte Beispiele finden sich im Einzelhandel (bspw. IKEA, NIVEA, KINDER). Bei der Eintragung von Dachmarken ist die Formulierung des Klassenverzeichnisses besonders wichtig und zu erörtern, welche Tätigkeiten zukünftig unter der Dachmarke entfaltet werden sollen.

Event-oder Ereignismarken

Eine Event- oder Ereignismarke sucht danach (Groß-)veranstaltungen sportlicher und kultureller Natur eine weit reichende professionelle Vermarktung zu sichern, indem für die Veranstaltung selbst Markenschutz beansprucht wird. Bekanntes Beispiel „FIFA WM 2006“. Hier stellen sich erhebliche markenrechtliche Probleme und Eintragungsanforderungen.

Garantiemarken

Nach der Legaldefinition des schweizerischen Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Art. 21 Schweizerische MSchG) ist die Garantiemarke „ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.“

Kombinationsmarken

Unter einer Kombinationsmarke versteht man eine solche Marke, die aus mehreren Zeichen verschiedener Markenformen zusammengesetzt ist. Die bekannteste und (wohl) zumindest in der Bundesrepublik am häufigsten verbreitete Kombinationsmarkenform ist die sog. Wort-/Bildmarke, die sich sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bildet. Oftmals kann die Eintragung einer Wort-/Bildmarke sinnvoll sein, wenn die Eintragung einer reinen Wortmarke daran zu scheitern droht, dass das einzutragende Kennzeichen nicht die notwendige Unterscheidungskraft aufweist oder beschreibenden Inhaltes ist.

Notorietätsmarken

Markenschutz kann auch ohne Eintragung im deutschen oder europäischen Markenregister entstehen, wenn ein Kennzeichen i.S.d. Art. 6 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PV)25 notorische Bekanntheit erlangt hat (siehe auch § 4 Nr. 3 MarkenG). Beispiele derartiger „Weltmarken“: Apple, Google, Coca-Cola.

Warenmarken

Eine Warenmarke gibt einer Ware, d. h. einem bestimmten (körperlichen) Produkt, einen unterscheidungskräftigen Namen.

Dienstleistungsmarken

Dienstleistungsmarken sind dazu bestimmt, Dienstleistungen des Markeninhabers von Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Dienstleistungsmarke bezeichnet also Dienstleistungen (wie z. B. die Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, Arztes, Softwarehauses etc.) und hilft ihren Erbringer von anderen Leistungserbringern am Markt abzugrenzen.

Markeneintragung

Im Rahmen des Eintragungsverfahrens prüft das Markenamt das Vorliegen der sog. absoluten Eintragungshindernisse. Hierunter fallen:

  • Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen
  • Beschreibende Marken
  • Gattungsbezeichnungen
  • Täuschungsgefahr
  • Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
  • Hoheitszeichen, Prüfzeichen, Wappen
  • Verstoß gegen sonstige Vorschriften im öffentlichen Interesse
  • Bösgläubige Markenanmeldung

Die Eintragung einer Marke kann zudem im Widerspruchsverfahren (auf Antrag!) gelöscht werden, wenn sog. relative Eintragungshindernisse vorliegen. Dies ist der Fall,

  • wenn die angemeldete Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
  • wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden,

oder

  • wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Obwohl diese relativen Schutzhindernisse, da sie durch das Markenamt nicht von Amts wegen geprüft werden, regelmäßig erst nach Eintragung der Marke und ihrer Veröffentlichung im Markenblatt zum Tragen kommen, sollte bereits bei der Eintragung von Marken auch auf das Bestehen etwaiger relativer Schutzhindernisse geachtet werden.

Vermögensrechte aus der Marke

Ist die Registermarke bestandskräftig eingetragen, vermittelt sie ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, die Marke zu nutzen (§ 14 MarkenG). Bereits 1979 stellte das BVerfG (damals noch zum Warenzeichengesetz) fest, dass das „schutzwürdige, rechtmäßig eingetragene und aufrechterhaltene Warenzeichen“ auch verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz i.S.d. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG genießt.

Die Zuordnung der Registermarke zu den verfassungs- und europarechtlich geschützten Eigentumsrechten führt damit zur umfassenden Verkehrsfähigkeit der eingetragenen Registermarke. Sie kann ebenso unter Lebenden übertragen werden, als auch Gegenstand des Erbrechts sein.

Neben dem Rechtsübergang durch vertragliche Vereinbarung über die Marke oder von Todes wegen, sehen sowohl das deutsche als auch das europäische Markenrecht Regelungen zum Markenübergang im Rahmen von Unternehmensveräußerungen vor. Das Markenrecht stellt insoweit die widerlegbare Vermutung auf, dass Marken, die zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs gehören, im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfasst werden.

Schließlich ist auch die Übertragung nur eines Teils der Marke (der sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht) sowohl nach den Vorgaben des MarkenG, als auch nach den Bestimmungen der GMV zulässig.

Das durch nationale Eintragung, Benutzung oder notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein. Die Markenlizenzierung ermöglicht dem Markeninhaber die wirtschaftliche Verwertung seiner Marke, ohne sich des Markenrechts vollständig zu entledigen. Über die Markenlizenz wird der Lizenznehmer durch den Inhaber der Marke ermächtigt, diese im geschäftlichen Verkehr gemäß den Bedingungen und unter den Einschränkungen, die im Lizenzvertrag festgelegt sind, zu benutzen.

Die Marke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein. In diesem Zusammenhang können die dinglichen Rechte auf

Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen werden, soweit sie dem Markenamt nachgewiesen werden. Unter Beachtung des deutschen Rechts kommen in diesem Zusammenhang jedenfalls die Verpfändung gem. § 1273 BGB, die Einräumung eines Nießbrauchs gem. § 1085 BGB, aber auch die Sicherungsabtretung in Betracht.

Markenrechte als Vermögensbestanteile können schließlich Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Welche Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in Betracht kommen, richtet sich nach dem Inhalt des zu vollstreckenden Titels.

Ausschließlichkeitsrechte und ihre Durchsetzung – Widerspruch, Abmahnung, Klage

Die Marke vermittelt ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, die Marke zu nutzen. Dritten ist es daher – ohne Zustimmung des Marken-/Kennzeicheninhabers – untersagt, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung in dem dort näher bezeichneten Umfange zu nutzen.

Die Ausschließlichkeitsrechte können entweder im Markenverfahren (Widerspruchsverfahren) oder klageweise (Löschungs- oder Unterlassungsklage) vor den ausschließlich zuständigen Landgerichten geltend gemacht werden.

Das Widerspruchsverfahren schließt sich an die Eintragung der jüngeren Marke an. Es wird nur auf Antrag eingeleitet und durchgeführt. Widerspruchsberechtigt sind Inhaber angemeldeter (deutscher und EU-Gemeinschafts-) Marken mit älterem Zeitrang, eingetragener (deutscher, EU-Gemeinschafts- und IR-) Marken, notorisch bekannter Marken, von Agentenmarken, durch Benutzung erworbener Marken, geschäftlicher Bezeichnungen sowie von Werktiteln. Der Widerspruch ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke zu erheben. Daher ist eine permanente Überwachung des Markenregisters (Markenüberwachung) für Markeninhaber auch dringend zu empfehlen. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist ausschließlich die Prüfung der Frage, ob relative Schutzhindernisse vorliegen, die der Markeneintragung entgegenstehen.

Neben dem Widerspruchsverfahren eröffnet das MarkenG zugunsten des Markeninhabers die Möglichkeit der Klage auf Löschung wegen des Bestehens älterer Rechte vor den ordentlichen Gerichten.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der Geltendmachung sog. Unterlassungsansprüche, die außergerichtlich als Abmahnung und gerichtlich in Form der Einstweiligen Verfügung oder der Hauptsacheklage geltend gemacht werden können. Die inhaltliche Reichweite des Unterlassungsanspruchs wird materiell-rechtlich durch den begangenen Verstoß oder (im Falle der Erstbegehungsgefahr) die erstmalig drohende Verletzungsgefahr bestimmt. Der Unterlassungsantrag ist in diesem Sinne auf die konkrete Verletzungsform einschließlich einer „das Charakteristische des konkreten Verletzungstatbestandes erfassten Abstrahierung und Verallgemeinerung zu beschränken“.

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer zudem auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dieser Auskunftsanspruch kann im Einzelfall sogar gegenüber dritten Personen bestehen, die in gewerblichem Ausmaß in irgendeiner Form mit der rechtsverletzenden Ware und/oder Dienstleistung in Kontakt gekommen sind oder an ihrer Herstellung oder an ihrem Vertrieb beteiligt waren. Der Auskunftsanspruch gegen Dritte in diesem Sinne ist jedoch auf Fälle offensichtlicher Rechtsverletzung beschränkt; Verschulden ist jedoch nicht erforderlich.

Weiterhin haftet derjenige, der die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke/der geschäftlichen Bezeichnung auf Schadensersatz. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte (Lizenzanalogie). Der Schadensersatzanspruch ist im Gegensatz zum Auskunfts- und Unterlassungsanspruch verschuldensabhängig.

Als weitere Ansprüche sieht das Markenrecht den Vernichtungsanspruch, den Rückrufanspruch, den Anspruch auf Urteilsbekanntmachung sowie den Vorlage- und Besichtigungsanspruch vor.

Die widerrechtliche Marken- und Kennzeichennutzung kann auf Antrag des Marken-/Kennzeicheninhabers zudem auch strafrechtlich verfolgt werden. In einem solchen Fall empfehlen wir den Rückgriff auf eine unserer im Strafrecht tätigen Kooperationspartner.